运用“三步法”审理专利侵权纠纷案件

本文所指的专利侵权纠纷案件仅指发明、实用新型专利纠纷案件，不包括外观设计专利纠纷案件。笔者将自己审理专利侵权纠纷案件的思路总结为“三步法”：第一步是依据专利权利要求的内容确定专利权的保护范围；第二步是查明被控侵权产品相应的技术特征；第三步是将原告专利权的保护范围与被控侵权产品相对应的技术特征进行对比分析，最后作出是否侵权的判断。

    一、解释权利要求书，确定专利权的保护范围

    1、如何解读权利要求书

    在审理专利侵权纠纷案件中，确定专利权的保护范围是侵权判断的前提和基础。根据专利法第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。为确定专利权的保护范围，法官首先应解释该专利的权利要求书，通过字面含义来了解该专利的必要技术特征。权利要求书的撰写方式通常是：

    权利要求1：一种产品(方法)，包括A、B，其特征在于C、D。

    权利要求2：如权利要求1所述的产品(方法)，其特征在于E。

    权利要求3：如权利要求2所述的产品(方法)，其特征在于F。

    其次，由于专利的权利要求书内容的技术性和专业性较强，涉及机械、化学、生物、制药等不同的技术领域，其中包含许多专业名词，法官在阅读和理解专利权利要求书时常面临困惑。对于其中的字面表述实在难以理解的，或者遇到含糊不清的文字时，法官可以借助专利说明书及附图来帮助进一步澄清概念。适当的时候可以尝试在专利说明书附图标记旁一一注释技术名词，这个方法对于解读专利的技术内容将有很大帮助。

    最后，如果通过上述两种方法仍然心存疑惑，可查阅辞海、科技书籍，或者在网上搜索查询及向有关专家进行咨询，力求对该专利的发明主题、发明目的、功能、效果、背景技术、技术原理进行全面把握。这对于准确界定专利权的保护范围十分重要。

    2、如何识别独立权利要求

    专利权利要求书一般包含独立权利要求和从属权利要求两部分。独立权利要求是从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征；从属权利要求是对独立权利要求作进一步限定的技术特征。从属权利要求的保护范围小于独立权利要求保护的范围。确定专利权的保护范围一般应当以独立权利要求为依据，准确找到独立权利要求至关重要。

    发明、实用新型专利有的只有一项独立权利要求，有的具有两项或两项以上。一项独立权利要求容易判断，多项独立权利要求尚能分别，独立权利要求与从属权利要求互相交错排列则最难判断。对此，笔者的经验是：1)从文字段落进行判断，第一段的权利要求1均为独立权利要求；2)从文字的表达方式进行判断，如具有“其特征在于……”或“其特征是……”文字表述的应为独立权利要求，而从属权利要求通常采用“如权利要求X所述……，其特征在于……”的撰写方式；3)从文字内容进行判断，独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，其中前序部分为发明或者实用新型技术方案的主题名称和与现有技术共有的必要技术特征，特征部分为区别于现有技术的技术特征。独立权利要求记载上述两个技术特征合为一体的完整技术方案。

    3、如何防止原告扩大专利权保护范围

    在审理中，被告往往会以禁止反悔原则进行抗辩，旨在防止原告扩大其专利权的保护范围。禁止反悔原则是指专利权人为了获得专利授权而放弃了的保护范围，不能在专利侵权诉讼中又主张将该部分已放弃的内容解释进专利权利要求中进行保护，即禁止专利权人反悔。换言之，专利权人在专利审查中为获得专利授权而自愿缩小的专利权保护范围，不得在专利诉讼中任意扩大。禁止专利权人反悔是诚实信用原则的体现，专利权人理应信守自己作出的承诺。

    二、确定被控侵权产品相应的技术特征

    分解被控侵权产品的技术特征是确定相应技术特征的好方法。由于被控侵权产品的技术特征较多，没有必要对其全部进行分解，只要找出与原告专利技术特征一一对应的技术特征即可。例如，权利要求记载了A+B+C特征，就要在被控侵权产品或方法中寻找是否有A+B+C或者A+B+C'技术特征。在审理中，我们的做法是：先将原告的专利技术进行分解，分行列在纸的左边，然后在被控侵权产品中一一对应找出相同或相近似的技术特征，填写在纸的右边，也可列表分解原告的专利技术特征和被告相对应的技术特征。

    三、通过对比分析判断是否构成侵权

    1、四种结果

    将被控侵权产品的技术特征与原告独立权利要求所记载的必要技术特征进行对比分析，可能会产生如下四种结果：

    被控侵权产品的技术特征与独立权利要求所记载的必要技术特征完全相同，构成相同侵权；

    被控侵权产品的技术特征与独立权利要求所记载的必要技术特征完全相同，但增加了一些新的技术特征，亦构成相同侵权；

    被控侵权产品的技术特征少于独立权利要求所记载的必要技术特征，不构成侵权；

    被控侵权产品的技术特征与独立权利要求所记载的必要技术特征一一对应，但个别技术特征并不相同，则应当进行等同侵权判断。如果等同替换成立，构成等同侵权；如果等同替换不成立，不构成侵权。

    2、如何判断等同侵权

    如何进行专利等同侵权判断是专利侵权判断中的一个难点，实践中，侵权者已不再完全抄袭专利技术方案，而是在某些局部特征上动脑筋进行改进，避免与专利技术特征完全相同，面对这种高级抄袭，法官需要运用等同替换的理论进行侵权判断，据统计，目前90%以上的专利侵权案件都涉及等同侵权的判断。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定：等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征。这就是所谓“三基本一普通”的判断标准。基本相同的手段，基本相同的功能，基本相同的效果，是判断两个技术特征是否等同的客观标准；本领域的普通技术人员是判断两个技术特征是否等同的主观标准。符合“三基本一普通”的条件，等同侵权成立；不符合“三基本一普通”条件的，侵权不成立。还应注意的是，目前等同原则适用的发展趋势是从严掌握，即不轻易认定等同替换成立。以下通过一个案例来说明等同替换的理论。

    原告享有“钓鱼荧光浮子”实用新型专利权，被控侵权产品也是一种钓鱼浮子，两者除了浮子表面涂的一层漆有所不同外，其余技术特征完全相同。原告浮子体表面涂有荧光油漆，而被控侵权产品使用彩色油漆。虽然两种油漆的种类有所不同，但是两种油漆的颜色都非常醒目，都是为了提高能见度，使钓鱼者在垂钓时能辨别水中漂浮的浮子，且对于浮子体都能起到防腐蚀的作用。被控侵权的浮子体使用彩色油漆替代荧光油漆，手段、功能、效果基本相同，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到，因此属于等同替换，构成等同侵权。

    3、如何判断技术事实

    有一种观点认为，法官只要负责法律适用，技术事实的判断可以留给专家。但笔者认为，这种做法虽然比较稳妥，但也比较消极。法官应妥善处理好自行判断和专家鉴定之间的关系。既要充分借助专家的“外脑”，也要积极发挥主观能动性。面对专利案件，法官首先考虑的应是自己能否判断技术事实，而不是该请哪个专家。专利技术尽管比较复杂，专业性强，但双方争议的事实其实只有几个技术环节，只要突破这个难关，案情就应该水落石出了。这不仅需要迎难而上的勇气，还需要多年经验的积累和一定的理工科背景知识。当然，对于实在无法判断的技术问题，可以请专家进行咨询，这种“短平快”的技术咨询，既能及时解决问题，又能缩短办案周期，形式灵活，操作简单，值得推广。笔者曾在审理一个“熨烫机水壶盖”的专利案件中，向专家进行技术咨询，在与专家的反复探讨中学到了许多宝贵的专业知识，也弄清了关键的技术问题，并在较短的时间内审结了该案件。对于复杂的专利案件，例如化学、药品等发明专利，因涉及的领域过于专业，还是应谨慎从事，委托有资质的鉴定机关进行鉴定。

    四、几点审理技巧

    第一，在证据交换阶段，引导原被告提供书面的专利技术与被控侵权产品的书面比对表。这有利于当事人对案件成败与否有个理性的认识，也有利于法官在庭前了解双方争议的技术事实；第二，开庭时要求原被告在法庭上，结合被控侵权产品实物与专利技术进行比对陈述。目的是让当事人和专利律师用通俗浅显的语言，使合议庭的全体法官清楚了解双方技术上的观点。形式可以多样灵活，因案而定，因人而定。可以当庭剖析实物、制作powerpoint文稿在大屏幕上演示、使用模型进行讲解等。当事人基本上都是懂技术的，他们都希望通过上述形式的对比陈述来影响法官的判断，在庭前会做充分的准备；第三、鉴定专家当庭接受当事人双方的质询，这是法律的规定。法官应高度重视这一程序，因为当事人的陈述有避重就轻之嫌，具有强烈的主观色彩，专家则站在中立的角度来陈述意见，比较客观公正。但是专家在法庭上有时由于紧张，并未将关键性问题说透。此时法官应适时向专家发问，引导专家重点解释关键技术问题。这要求法官在开庭前进行充分准备，对关键技术问题了然于胸，才能击中要害；第四、在判决书中将原告的专利技术与被控侵权产品技术列表进行阐述，这一做法既使专利案件的判决书更加清晰明快，通俗易懂，又增加了判决书的透明度，成为专利案件判决书的一大特色。