商标专用权的侵权认定与驰名商标的司法保护
商标专用权的侵权认定与驰名商标的司法保护
主要话题
商标侵权行为的种类
商标侵权行为的认定、判定的原则和方法
合理使用—商标侵权的抗辩
驰名商标的司法保护
商标合同纠纷若干问题
商标与商标、商标与其他权利冲突的司法保护问题
民事责任
程序性问题
商标侵权行为
商标法第52条：(五种)
(一)未经商标注册人的许可，在相同商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
(二)销售侵犯注册商标专用权的商品；
(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
(四)未经注册人的同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的；
(五)给他人的注册专用权造成其他损害的。
商标法实施条例50条(二种)
商标司法解释第1条(三种)
商标法实施条例50条(二种)
(一)在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的
(二)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。
商标司法解释第1条(三种)
(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为。
(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似的商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。
(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。
司法实践中，商标使用行为还表现为如下方式：
1．将他人的注册商标作为其图书名称或者名称的一部分使用；
2．将他人注册商标作为药品名称；
3．将他人注册商标分开分别申请注册并联合使用
4．在楼盘广告中突出使用标有他人注册商标的物品
5．商标权人未将注册商标实际使用在核定使用的商品上，仅仅将其注册商标转让给他人
6．商标权人实际使用的商标与取得注册的商标存在一定差异；
商标侵权行为的认定
第一、首先确定注册商标专用权的权利范围；
第二、确定被控侵权对象，包括被控侵权的商标和该商标所使用的商品；
第三，判断被控侵权的商标和该商标所使用的商品与注册商标及其核定使用的商品是否相同和类似。
在进行被控侵权的商标与注册商标是否相同或者近似，以及被控侵权商标所使用的商品与注册商标所核定使用的商品是否属于同一种商品或者类似商品的判断时，主要涉及对相关公众、商标近似、类似商品等基本概念或者事实的界定，以及对商标侵权行为认定的原则和方法。
相关公众：
《商标解释》第8条：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”
《联合建议》第2条第2款(a)项：相关公众应包括但不必局限于： (一)使用该商标的那类商品和／或服务的实际和／或潜在的顾客； (二)使用该商标的那类商品和／或服务的经销渠道中所涉人员； (三)经营使用该商标的那类商品和／或服务的商业界。该联合建议的解释性说明第2．11指明，该条列举的三类相关公众，只是说明性的，因为除此之外，还可能性存在其他相关公众。
《驰名商标认定的保护规定》第2条第2款规定：相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。
商标相同与商标近似的判断
司法解释第9条：
商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。
商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。
类似商品和服务的判断
商标解释第11条：商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。该条第三款规定，商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。
分类表、区分表的作用
商标解释第12条：认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；（商标注册用商品和服务国际分类表)、(类似商品和服务区分表)可以作为判断类似商品或者服务的参考。
商标侵权行为判定的原则和方法
商标解释第10条：
(一)以相关公众的一般注意力为标准；
(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；
(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。
商标相同或者近似、商品相同或者类似与混淆误认的关系
法律用语：商标法第52条第1款、第十三条、商标法实施条例、商标解释、《商标审查及审理标准》第三部分之二
结论：应结合混淆的可能来解释商标相同、近似以及商品相同类似的概念。还要结合多种因素。
何为混淆?
直接混淆：消费者无从分辨或者混凝土同两个事实上产白不同企业的商品；间接混淆：清楚某一商品不可能由某一个企业直接生产，但可能认为该企业与实际生产者之间有某种关系。如许可、赞助、参股、监制等
《商标审理标准》一部分之
5．1 混淆、误认是导致商品／服务来源的误认。包括两种情形。
5．2 不以实际发生为要件，只须判定可能性
5．3 应综合考虑下列因素：商标近似度、商标独创性、知名度、商品服务的关联程序，其他因素。
混淆—反法第5条第2项：造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品—反法解释第4条第 1项：足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，应当认定
1．鱼目混珠
2．商品能分别，但误认为是同一个生产经营者
3．不会误认为同一生产者，但认为两个生产者之间有较紧密的关系，如许可使用、参股、母子公司
4．产生一种初步的误解，联想，但不至于更进一步的误解。
司法实践中：只支持前三种
商标侵权的具体判断
考虑个案行为的具体情况；相关公众的范围；混淆、误认的可能性
批复“千禧龙”(2003)民三他字第4号：
判断在产品促销活动中使用与他人注册商标相同或者近似的文字是否侵犯商标权，以是否容易造成相关公众对商品的服务的来源产生混淆，是否借用他人商标信誉为自己谋取不正当利益，或者是否对注册商标造成其他损害为标准。应特别注意：考虑注册商标的知名度与显著性；对产品促销活动中使用他人商标的情况作具体的分析，如是商标的使用，还是商品名称的使用、是否在使用方式、时间上容易使相关公众混淆或者误认
案例：“维纳斯”。不同的销售渠道，容易混淆的可能性较小，井是作为商品名称使用。
诉讼请求：商标侵权与反不正当竞争。二者保护的角度不尽相同
商标的合理使用
商标法实施条例第49条
注册商标中含有的本商品的通用、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标心用权人无权禁止他人使用。
批复1：(2005)民三他字第6号：注册商标含有地名的，商标权人不得禁止地名所在区域的其他经营者为表明地进而来源等正当用途而在商品名称中使用该地名。但是除各自使用的地名文字相同外，如果商品名称与使用特殊的字体、形状等外观的注册商标构成相同或者近似，或者注册商标使用的地名含有第二含义则不在此限。
批复2：(2003)民三他字第10号：注意的问题：一是使用人使用地名的目的和方式；二是商标和地名的知名度；三是相关商品或服务的分类情况。房地产销售中的使用应认为自然属性的需要；四是相关公众的一般注意程度；五是地名使用的具体环境和情形，房地产广告与一般商品广告上为突出产地使注意程度不同效果也不同。
驰名商标的司法保护
驰名商标制度产生的原因和基础：
巴称公约确定的原则：商标驰名的保护是对注册制度的重要补充。其价值表现在：未注册可以对抗抢注；已申请但未注册时，可直接禁止他人使用；注册后未使用的仍可获得保护。本意是保护未注册的驰名商标，如商标已注册，认定是否驰名并无实际意义。
TRIPS协议的补充
WIPO《关于驰名商标保护规定的联合建议》
驰名商标制度产生的原因和基础
WIPO联合建议：
以最概括的方式提出了认定驰名商标的基本原则——考虑可能涉及的一切情况。除重申不要求在有关国家实际使用，只要驰名(包括促销产生的知名度)及适用服务商标外，从三个方面明确：
1．保护国作为驰名发生地
2．驰名范围明确限定在公众的有关领域。相关公众的范围无疑是决定驰名商标保护程度高低的一个重要因素。并细化相关公众的定义。
3．是否考虑与商标有关的价值。
我国对驰名商标的司法保护制度
商标法第十三条、第十四条、第四十一条
司法解释：关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条
商标司法解释l条、2条、第22条
基本原则：被动认定、个案认定、事实认定
驰名商标司法认定的条件：
审理涉及注册的驰名商标跨类保护、
请求停止侵害未注册驰名商标
有关域名与驰名商标冲突的商标侵权和不正当竞争民事纠纷等案件中，才可以认定驰名商标。
凡超出认定范围的案件或虽在该范围之内但原告的侵权指控不能成立的案件，不得认定驰名商标。
驰名商标司法认定的标准
商标解释第22条第2款，认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规定进行。(一)相关公众对该商标的知晓程度；(二)该商标使用的持续时间；(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(四)该商标作为驰名商标受保护的记录；(五)该商标驰名的其他因素。人民法院在案件审理过程中，审判工作实际，在严格依照商标法第十四条规定的五个基础上，结合商标使用的时间、地域范围、宣传投入、业绩标准等，对相关公众的知晓程度的标准进行了有益的探索 如将中介机构提供的消费者知晓程度的调查报告、行业协会出具的企业业绩如产量排名等作为相关证据予以参考等。
实践中的问题：跨类保护?全类保护?如何认定?
误解
要求：严格、审慎，要全面审查商标法第十四条规定的认定驰名商标应当考虑的相关因素，所认定的驰名商标，至少应在国内大部分地区具有较高的市场知名度，为相关公众所熟知。要合理确定驰名商标的保护范围。对驰名商标跨类保护的范围，应当根据具体案件情况，考虑其知名度、显著性和被控侵权行为的误导性后果等因素在个案中合理确定，不能变成无原则的全类保护。拟认定驰名的未注册商标，首先应符合商标法关于商标构成要件的规定。为防止刻意制造纠纷以获得驰名商标认定，审理法院要认真核实被告身份和有关行为的真实性。
监督和指导：备案制度
商标专用权与其他在先权利冲突问题
商标与商标：法律逻辑和政策选择
江苏答复函(2004)民三他字第10号函：1、对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷，告知原告向行政机关处理，法院不受理。民诉法院111条第3项、商标法30条、第41条。
案例：长城葡萄酒
商标与企业名称之间
商标法司法解释：突出使用，构成商标侵权；
江苏答复：对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公
众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的请求，可以依照民法通则和反法第2条第l、2款规定．审查是否构成不正当竞争行为。
问题：是否要认定驰名商标?有的法院不认定驰名商标，有的法院认为需要认定驰名商标。
商标与域名
网络著作权司法解释第4条第2项：构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或者音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众误认的；
商标司法解释第1条第3项：相同或者相近似的文字注册为域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。
商标是否商品或者服务相联系，域名没有连接标志 (域名的文字形式WHISPER，SAFEGUARD)
商标与其他：
书刊名称：
原告：
被告：
争议：原告—被告行为侵犯商标权
被告—期刊名称依法核准，属正当使用；原告不具备出版报刊杂志资质；主观上没有侵权故意
药品名称
原告：经主管部门批准，获得了生产销售通用名称为“注射用复方青霉素钾(1型)”、商品名称为“头孢西林粉针”的兽药产品，与被告签订专销协议，负责销售产品。后协议终止。
被告：提出争议商标“头包西灵Toubaoxilin’’的注册申请，核定使用商品为第5类的兽医用制剂、兽医用药、兽医用生物制剂等，原告提起撤销争议商标的申请。
依据商标法第十五条、第四十一条第二款和第四十三条的规定，裁定将争议商标予以撤销。
药品通用名称能否注册为商标
最高法院给国务院法制办的复函：根据1984年(药品管理法》关于国家药品标准和地方药品标准的有关规定，载人国家药品标准和地方药品标准的药品名称，由于早有了明确的法律地们，其功能、质量、用途、数量等要素，已经被医药界所普遍接受和熟知，具有了通用性和公用性，这种药品名称应为药品的法定名称和通用。根据1983年商标法第八条第5项、第6项的规定，不得再申请核准为商标。2001年药品管理法修订后，在部分地方药品标准上升为国家药品标准的过程中，因更名可能产生一些较为复杂的特殊问题，需要慎重研究。建议进一步征求人大法工委的意见。
如何解决?
考虑：
商标与在先著作权、外观设计，民诉法108条，受理；商标之间的不受理。企业名称或者注册商标与在先企业名称混淆的，反法第五条第3项和民诉法108条受理规范使用、停止使用或者责令变更基本原则：保护在先权利，诚信案例：蜡笔小新—程序上，张小泉—实体上
商标使用许可合同纠纷
商标使用许可的种类
商标解释第3条
商标法第四十条规定的商标使用许可包括以下三类：
(一)独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；
(二)排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；
(三)普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
商标使用许可被许可人的诉讼地位
商标解释第4条
商标法第五十三条规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。
在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；
排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；
普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。
许可合同备案与合同效力
商标解释第19条第1款规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。
商标解释第19条第2款：“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”
商标转让对此前许可合同的影响
商标解释第20条：注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。
侵犯商标权的法律责任
主要侵权责任停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔
偿损失、消除影响等民事责任。
损害赔偿
当事人可以选择计算赔偿的方法
责任的免除：商标法56条2款，销售不知道是侵权商品，能够证明自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。
案例：商场销售
雅马哈案
民事制裁的适用：对于严重的侵权行为，还可以视具体情况依据民法134条第3款的规定给予罚款、收缴材料、工具、设备民事制裁。罚款数额商标法实施条例确定。行政管理部门已给予处罚的，法院不再予以民事制裁。
程序性问题
管辖：
1．级别管辖：一般中院以上法院管辖，根据需要设立的基层法院。
不服国务院工商行政管理部门商标评审委员会作出的复审决定或者裁定的案件，由北京市第一中级人民法院管辖。
2．地域管辖：
(1)侵权行为实施地
(2)大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地
(3)海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地、被告住所地
管辖
注意：
对侵犯商标权民事纠纷案件，在符合上述规定的情形下，不再依侵权结果发生地确定管辖。
查封扣押地，仅指海关、工商等行政机关查封、扣押侵权商品的地点。人民法院在诉前查封、扣押侵权商品的地点，不属于司法解释规定的查封扣押地。人民法院在审查当事人诉前申请采取临时措施时，首先应当确定自己有管辖权，不得因采取诉前临时措施而认为可以取得管辖权。
在侵权商品储藏地或者扣押地，当事人可以起诉实施储存、保管、运输等行为的行为人，也可以起诉该部分商品的经销商、制造商，或者同时起诉各行为人。
诉前临时措施—诉前禁令
申请人资格一商标注册人或者利害关系人：商标使用许可合同的被许可人(独占单独；排他)、注册商标合法继承人
收费：—对于诉前禁令和证据保全案件，由于没有争议金额，按每件交纳人民币500元至10田元案件受理费收取；对于诉前财产保全案件，应按照财产案件收取费用
文件一形式要件：书面申请。基本情况；具体内容、范围；理由。
证据—权利证明；侵权行为(侵权商品)
担保、追加担保(被申请人可能损失更大)、
确定担保范围：商品销售收益、合理的仓储、保管费用，可能造成的合理损失。
不因反担保而解除，但申请人同意的除外
裁定与通知
48小时作出书面裁定、立即开始执行，裁定事项应限于申请范围
无需核对(与专利不同，要需要核对的，专利传唤单方或者双方当事人进行询问)
裁定作出后及时通知被申请人，至迟不超过5日
申请复议—不服裁定，收到之日起10日内申请复议，复议期间不停』L执行
15日内不起诉，裁定解除。
裁定效力：一般维持到张审法律文书生效时止，也可根据案情确定具体期限。
申请人不起诉或申请错误的赔偿责任
被申请人违反裁定的后果：民诉法102条罚款、拘留、刑事责任。
起诉时、起诉中提出的，可先行作出裁定。
诉前I临时措施—诉前财产、证据保全
诉前财产保全—商标法第57条，民诉法第93条至96条
诉前证据保全—申请文件：保全证据所在的地点，该证据证明的对象
担保：可能涉及被申请人财产损失的．
诉讼时效
商标解释第18条：侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。
商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。
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